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论方法和材料特征在实用新型专利中的适用

产业
IPRdaily5年前
论方法和材料特征在实用新型专利中的适用

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论方法和材料特征在实用新型专利中的适用


作者:陈明涛 田君露(兰台知识产权团队)


《专利法实施细则》第二条规定,专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利的保护客体必须是能够带来某种有益效果的形状、构造或其结合的新的技术方案。


可见,实用新型专利的保护客体只包括产品的形状、构造或其结合,而不包括方法或材料特征,即实用新型专利既不保护方法或材料特征的改进,也不保护由新方法或新材料制造的产品。


然而,在当前的司法实践中,由于实用新型专利的形式审查性,撰写人水平不高,技术方案本身属性等因素,导致很多实用新型混入方法或材料等非形状、构造技术特征。在此情况下,应如何理解此类非形状、构造技术特征,特别是在专利确权、保护阶段如何考虑,就值得我们探讨。


一、审查阶段不考虑方法或材料特征本身的改进


我国对实用新型专利申请实行初步审查制度,在初步审查中不考虑方法特征和材料特征。对此,审查指南分别进行了限制。其第一部分第二章6.1规定:“一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进,也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案。应当注意的是:(1)权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如,以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的,不属于对方法本身提出的改进。(2)如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征,则不属于实用新型专利保护的客体。例如,一种木质牙签,主体形状为圆柱形,端部为圆锥形,其特征在于:木质牙签加工成形后,浸泡于医用杀菌剂中5~20分钟,然后取出晾干。由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进,因而不属于实用新型专利保护的客体。


对于材料特征,《审查指南》6.2.2规定,(1)权利要求中可以包含已知材料的名称,即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上,例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等,不属于对材料本身提出的改进。(2)如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体。例如,一种菱形药片,其特征在于,该药片是由20%的A组分、40%的B组分及40%的C组分构成的。由于该权利要求包含了对材料本身提出的改进,因而不属于实用新型专利保护的客体。


审查指南之所以做这样的制度安排,是由实用新型专利内在性质决定,旨在对较小的技术发明创造给予短期、简单、便宜的保护,减轻专利审核负担。因此,易于从外观直观观察就变得尤其重要,而那些材料、方法特征则耗费大量的审核时间,放在发明专利审查更为合适。


在这里,需要指出的是,审查指南并不是一概排除非形状、构造特征,而是将其限定为“已知方法”和“已知材料”,并排除了方法及材料本身的改进,但是对于方法及材料特征引起形状、构造或者其结合的改进则予以保护。


二、无效程序中不考虑方法与材料特征


在实用新型专利授权后的无效宣告程序中,需对该专利创造性进行审查,同样要将方法与材料特征排除在外。如果在评价实用新型专利创造性时考虑方法或材料特征,那么便会产生这样的现象:在评价实用新型创造性过程中,既要审查形状或构造特征,又要评价方法或材料特征,这样便增加了区别技术特征的数量,使实用新型更容易获得创造性,从某种意义上激励了申请人添加方法与材料特征,这显然是不合理的。


实际上,在相关审查案件,法院对此也进行了认可。如在原告金龙公司诉被告专利复审委员会、第三人王复生实用新型专利无效行政纠纷案中,北京市第一中级人民法院经审理认为,“实用新型只保护对产品的形状、构造或者其结合所提出的技术方案。如果一项技术方案中的非形状、构造技术特征导致该产品的形状、构造或者其结合产生变化,则只应当考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或者其结合的变化,而不应考虑该非形状、构造技术特征本身。”本案中,“锁闩和锁盒均为金属材料,在潮湿环境下接触后容易生锈”这一问题,本案专利提出的技术方案是“在支架内嵌入塑料衬套,有一根锁闩穿过支架和衬套”。在上述技术方案中,“塑料”显然不属于形状、构造技术特征,而只有“在支架内嵌入衬套,有一根锁闩穿过支架和衬套”才是形状、构造方面的技术特征。而不对“衬套”的材料属性作出明确的限定,则本案专利的发明目的就不能实现。由此,与现有技术相比不具有创造性。”

由此可见,在专利无效程序中,应当将方法与材料特征排除在外。


三、保护范围应把方法与材料特征考虑在内


既然专利审查与无效程序中方法与材料特征不予考虑,在专利侵权纠纷中,如果考虑方法与材料特征,是否会产生对专利权人不公平的结果呢?实际上,法律不同情权利人的错误撰写。正如专利侵权中,多余指定原则的取消、捐献原则的建立,就是要求专利权人对自己的保护范围有着审慎义务,防止私权利不当的扩张,使公众使用技术产生不确定的预期。


北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》的通知,第20条就规定,实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的,该技术特征用于限定专利权的保护范围,并按照该技术特征的字面含义进行解释。非形状、非构造技术特征,是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征,如用途、制造工艺、使用方法、材料成分(组分、配比)等。


如在“药浸柳枝接骨外固定架”实用新型专利侵权一案中,权利要求为:“一种药浸柳枝接骨外固定架,其特征在于用药浸草柳枝经纬方向编织成一调固定架,在固定架的两侧至少置有一封搭扣。”而被控侵权产品是未经药浸处理的。审理该案的法院认为,涉案实用新型专利是由“药浸”处理的柳枝条编织成的接骨外固定架,“药浸”是非形状、构造或者其结合方面的技术特征,该技术特征不曾引起涉案实用新型专利在形状、构造或者其结合方面发生变化。但“药浸”仍是涉案实用新型专利的一种必要技术特征,并与其他技术特征一起共同构成了涉案实用新型专利技术方案,共同限定了专利权的保护范围。


在专利审查阶段与无效程序中不考虑方法或材料特征,而在专利侵权纠纷中予以考虑,是对专利撰写提出了较高要求。当前,我们专利代理水平整体不高,一些代理人并没有很好的理解实用新型专利中方法与材料等非形状、构造技术特征,由此导致错误的代理思路。某些代理人甚至故意以实用新型绕过实质审查,表面取得授权,以获取当事人代理费为唯一目的。这样的代理思路或许能产生短期利益,但是长远来看,在后续的程序中可能产生一系列的问题与麻烦,理应引起业内的反思。



来源:兰台知识产权团队

作者:陈明涛 田君露

编辑;IPRdaily王梦婷


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