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美国专利无效制度改革进展

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豆豆5年前
美国专利无效制度改革进展

来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)  

作者:宋蓓蓓  潘晓   

原标题:美国专利无效制度改革进展   


美国为什么改革专利无效制度?

美国专利无效制度改革了哪些内容?

改革后专利无效程序的吸引力?

改革后发生了哪些变化?

当前美国的专利授权后行政制度体系

改革带来了哪些启示?


美国专利无效制度改革进展


引言


2011年9月,美国颁布《Leahy-Smith美国发明法案(Leahy-Smith America Invents Act)》(Public Law No. 112-29,以下简称AIA),是美国近六十年来最重要的专利法修正案。法案中,除了将先发明制改为先申请制,从根本上改变了美国的专利申请制度之外,还对专利授权后无效制度进行了较大幅度的修改。AIA实施近五年之后,向美国专利商标局下属的专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board, 以下简称PTAB)提交挑战专利权有效性的诉讼数量居高不下,PTAB各类程序的讨论热度持续高涨。在美国有关专利有效性争议的主战场,正在逐渐由法院体系导向行政体系。


美国为什么改革专利无效制度?


AIA实施之前,在美国通常有三种方式挑战专利权的有效性:一是向原美国专利诉讼和冲突委员会(BPAI)提交单方再审(Ex Parte Reexamination)请求;二是向BPAI提交多方再审(Inter Partes Reexamination)请求;三是直接向美国的联邦地区法院提交专利有效性相关的民事诉讼请求。


然而,三种方式在实践中都存在一定问题,难于充分满足当事人解决权利纠纷的需求。


美国专利无效制度改革进展

图1-AIA前美国挑战专利权有效性主要方式和存在问题


对于向BPAI提起的行政再审程序而言,主要问题包括:一是时间长,AIA之前单方再审的审理周期约为2年,多方再审的审理周期约为3年,这与法院的审理时间相比都毫无优势可言;二是对证据和理由的限制多,BPAI接受的证据仅限于在先专利和公开出版物,理由只包括专利不具备新颖性和非显而易见性。除此之外,请求人的参与度非常有限。


因此,在实践中,请求人在美国使用BPAI的行政再审程序挑战专利权有效性的频率非常有限,每年仅约一两百件左右。


美国专利无效制度改革进展

图2-AIA前美国通过行政再审程序挑战专利权情况和联邦地区法院专利诉讼【1】


这样看来,在AIA之前,相比之下人们似乎更愿意选择司法途径挑战专利权有效性。然而,对于向法院提起诉讼方式挑战专利权有效性而言,其实也存在不少问题:一是费用贵,一件美国专利诉讼的律师费、专家证人费、证据开示调查费用、诉讼费等加起来可高达60-500万美元;二是时间长,进入法院庭审程序的美国专利诉讼的审理周期大约在2-2.5年;三是美国在法院专利诉讼中使用陪审团判定发明是否具有实用性、新颖性、是否是最优实施方案等事实问题,引起争议的专利通常技术性、专业性较强,由普通公众而非专业技术人员组成的陪审团专业程度往往不高。


2004年,美国国家科学发布了《21世纪的专利制度》报告,概述了美国专利制度的不足,其中就明确指出专利行政和司法判决不及时,审理时间长,权利不确定性阻碍了新技术的发展,也给中小企业带来较大的负担。


报告同时也明确建议美国应设立更好的授权后挑战专利权有效性的制度程序,勾勒的理想制度应当是:在专利授权以后,允许第三方参与向USPTO的行政专利法官(Administrative Patent Judge, APJ)提起诉讼程序,对专利提出异议请求,理由可以是法定标准的任何一条,程序所需的时间、费用以及其他特征应使其成为能够取代以诉讼解决专利有效性问题的有吸引力的方式,借此把专利有效性问题交由行政程序处理,联邦地区法院将可更专注于处理专利侵权问题。


而后,美国对创新愈加重视、非专利实施实体(NPE)盛行衍生了一系列问题,专利质量成为诟病对象……美国专利无效制度改革迫在眉睫。


美国无效制度改革了那些内容?


2011年9月AIA出台,改革汹涌而来。


改革之一:改建BPAI为PTAB,强化委员会职能


2012年9月起,原专利诉讼和冲突委员会(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)改制为专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board, PTAB),除了执行BPAI原有各项业务之外,还负责AIA法案调整后新增的多项审判程序。


美国专利无效制度改革进展

图3-AIA前后美国专利复审无效主管部门职责变更情况


调整后PTAB的主要职能包括:(1)根据申请人的书面申诉对被驳回的专利进行再审,这部分内容类似于我国的专利复审程序,在美国属于“授权前再审”的范畴;(2)审理单方再审(EPR)请求,EPR程序较AIA实施之前没有变化;(3)处理溯源程序(Derivation Proceedings),这一程序主要是为了审定在较早提交的申请中要求保护的发明是否来自于后来提交的专利申请;(4)审理AIA中新增的多方复议(Inter Partes Review,IPR)和授权后复议(Post-Grant Review,PGR)诉讼请求。


目前PTAB拥有超过300人,并仍在持续雇佣法官和专利代理人。


美国专利无效制度改革进展

图4-美国审判及上诉委员会(PTAB)组织机构


改革之二:取消多方再审,增加多方复议和授权后复议程序


2012年9月起,之前的多方再审程序废止,单方再审程序(EPR)仍然有效。同日起,具有相当程度“诉讼性质”的授权后复议程序(PGR)和多方复议程序(IPR)正式生效。新生代PGR和IPR的使命恰是如同美国国家科学院《21世纪的专利制度》报告中提出的建议一样,共同构成在专利授权以后允许第三方参与向行政专利法官提起挑战专利权有效性的“具有吸引力”的诉讼程序。


PGR和IPR程序的审理流程相似,大体如下图所示:


美国专利无效制度改革进展

图5-PGR和IPR程序的基本流程


请求人(除专利权人之外的任何人)提出诉讼请求(Petiton)后,在考虑专利权人初步意见(Preliminary Patent Owner Response)的基础上,由PTAB根据立案审查标准作出是否立案的决定(Institution Decision)。如果同意立案,PTAB同时会发布相关时程命令(scheduling order),案件随后将进入审判(Trial)环节。立案12个月(如果有适当理由,最多可以延长6个月)内,PTAB将针对被挑战的专利权利要求的有效性做出最终书面决定(Final Written Decision)。在过程中,专利权人可以通过提出动议(Motion)的方式修改或删除部分权利要求。


值得一提的有几件事:一是当事人对于PTAB是否立案的决定是不可向法院上诉的,但是可以请求PTAB重新举行听证会再次审议相关案件。也就是说,PTAB对PGR和IPR请求是否立案拥有最终决定权。二是新的PGR和IPR制度中包含证据开示(Discovery)、口审听证(Oral hearing)等具有“诉讼性质”的程序,由请求人和专利权人提供证据进行争辩,请求人参与度由此大大增加。三是不同于AIA之前的单方和多方再审程序,双方当事人可以在过程中选择以和解的方式结束PGR或IPR程序。


PGR和IPR程序在制度设计中又有所不同,两个程序各具特色、各司其职、相互补充。


一是允许提起诉讼请求的时间不同。PGR程序仅允许在专利授权或再颁(Reissue)的9个月内提起,适用于专利授权后早期挑战权利有效性,致力于解决前审中的“不当授权”问题;而IPR程序是在专利授权或再颁9个月之后(或PGR程序结束后)提起,适用时间范围更广,尤其适于权利实施中产生纠纷的情况下判定专利权有效性,因此受到了很多被诉或被控专利侵权人的关注和使用。同时,为了避免被诉侵权人利用IPR程序拖延法院相关诉讼程序,规定如果请求人是相关专利侵权诉讼中的被诉侵权人,则必须于该专利侵权诉讼的起诉状合法送达1年之内提起IPR诉讼。


是允许提起无效的理由和证据范围不同。AIA实施前,在行政程序中挑战专利权有效性的理由仅限于与美国专利法第102条相关的新颖性问题和第103条相关的非显而易见性问题,证据类型仅限于在先专利和公开出版物。调整后的IPR程序中延续了这一标准,但在PGR程序中,无效理由和证据范围都得到了较大的扩展。PGR程序中准许提起专利权无效的理由还包括与美国专利法第101条相关的可专利性主题问题、第112条相关的说明书问题以及其他可致使专利权无效的任何理由,证据类型扩展到包含在先销售、在先公开、专利不可实施等在内的任何证据。


三是准许立案的标准不同。在PGR程序中,PTAB判断是否准许立案的标准是“有可能至少无效一个权利要求(more likely than not that at least one claim is unpatentable)”或者是“对于其他专利或专利申请案而言是重要的新的法律问题(a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications)”。在IPR程序中,PTAB判断是否准许立案的标准是“在至少一个权利要求的争论中请求人有合理可能性占据优势(reasonable likelihood that petitioner would prevail with respect to at least one claim)”。对于无效理由和证据要求都较为广泛的PGR程序设立了更为严格的立案审查标准,其立意在于避免专利授权初期内对于PGR程序的滥用。


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改革之三:增加过渡的商业方法授权后复议程序


根据AIA的相关规定,2012年9月16日至2020年9月15日期间设立和实施过渡的商业方法授权后复议程序(Covered Business Method,CBM),旨在为美国许多正在饱受商业方法专利诉讼困扰的群体在一般司法途径之外提供一种相对低成本、短周期可消除存在质量问题商业方法专利的方式。


CBM是针对商业方法专利设立的特别的授权后复议程序,其审查标准和流程基本与PGR相同,CBM程序对于提起诉讼请求的时间没有限制,但是要求仅在当事人或利害关系人被控或被诉侵犯该商业方法专利权的情况下可以向PTAB提起诉讼请求。


改革后专利无效程序的吸引力


改革后,PGR和IPR共同构成的挑战专利有效性的新行政诉讼程序相对于在美国联邦地区法院的专利有效性诉讼而言也具备了一定的吸引力。在法院诉讼程序中普遍较受诟病的审理时间长、费用高和专业性不强的问题在PGR和IPR程序中都得到了一定程度的解决。由PTAB专业行政法官组成的小组进行审理,相较于法院的陪审团而言更熟悉技术,也更了解专利;立案后一年内结案的整体审理时程相较于法院诉讼更加快速,也更符合当事人间快速解决纠纷的诉求;平均约为47万美元【2】的费用与法院诉讼程序相比也更为经济。


除此之外,还有两点也非常重要:一是PGR和IPR程序的举证责任采用“优势证据(Preponderance of the Evidence)”标准,也就是说,只要当事人提供的证据足以让PTAB专利行政法官认为该当事人的主张有大于50%的机率成立,即可判决当事人胜诉;二是对于权利要求解释,PTAB采用的是“最宽泛合理解释原则(Broadest Reasonable Interpretation,BRI)”,允许对权利要求中的技术特征尽可能合理地作出宽泛的解释。而在联邦地区法院中,挑战专利有效性的举证责任标准采用的是较高的“清楚且具有说服力的证据(clear and convincing evidence)”标准,权利要求解释采用的是相对严格的“普通字面解释原则(Plain and Ordinary Meaning,POM)”。


因此,从举证责任和权利要求解释的角度来看,请求人在PGR或IPR程序中成功无效专利的可能性显然更高。


改革后发生了哪些变化?


AIA实施之后,新设立的PGR、IPR和CBM等复议程序因其高效、经济、专业、门槛低等方面的特殊优势,获得了极大关注和广泛运用。


行政确权请求数量明显增多


AIA前的多方再审程序施行三十年,但总计提出的申请案件数量仅有1919件【3】。相较之下,新的授权后无效制度非常受欢迎,施行两年后诉讼请求数就已超过原再审程序多年来的总和。业内人士积极利用新的无效程序对专利权的有效性提出挑战,截至2016年12月31日,PTAB共收到6134个新复议诉讼请求,其中IPR诉讼最多,共计5591项,占91%;CBM诉讼499项,占8%;PGR程序因其提诉时间限制,仅有44件请求,数量较少。近几年,PTAB平均每年收到三类复议请求的数量约在1500-2000件之间【4】


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图6-AIA实施后各类诉讼请求数量(截至2016年12月31日)【5】


从技术领域来看,AIA施行后电学和计算机领域提出的复议诉讼请求最多,占每年总复议诉讼请求量的比例超过50%,机械/商业方法领域请求数量次之,并且近年来占比不断增长【6】


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图7-AIA实施后各技术领域诉讼请求数量(截至2016年12月31日)


从请求主体来看,大公司成为运用新制度的主要主体,甲骨文、康宁、丰田汽车、苹果、索尼、三星、戴尔、谷歌、微软、孟山都等国际知名企业利用最多,IPR程序已经逐渐成为各大公司面对专利威胁或拟定知识产权策略时积极运用的手段之一与之相对,被挑战专利不少是由知名的非专利实施实体(NPE)(如Intellectual Ventures、VirnetX等)所持有的。【7】


PTAB准许立案比例低,立案审判后无效比例高


PTAB依据审查标准确定是否准许立案(Institution)是复议程序中的一个关键环节,未被准许立案的案件和/或权利要求将不会继续在行政程序中获得审查机会。


从实践来看,PTAB对于可否立案的审核较为严格。截至2016年12月31日,在IPR程序中,4054个诉讼请求案件有47%(1904个)未获准立案,在62527个被提诉权利要求中,超过53%权利要求(33343个)未获准立案;在CBM程序中,426个诉讼请求案件有46%(195个)未获准立案,在8327个被提诉的权利要求中,55%(4600个)未获准立案【8】


另一方面,对于PTAB一旦准许立案的案件和/或权利要求,其被无效的比例较高。以IPR程序为例,截至2016年12月31日,2150个获准立案的案件有1391件完成全程审判,其中的1155件案件全部或部分权利要求因不具备专利性而被宣布无效,在29,184个被立案的权利要求中,PTAB程序结束后仍然维持有效的仅占约40%【9】,PTAB也因此一度获得“权利要求杀手(Claims Killer)”的称号【10】。但是,考虑到PTAB已经在严格的立案环节驳回了较多数量的低质量提诉请求,因此实际上在行政复议诉讼中被无效的案件和权利要求约占提诉请求的28%左右。


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图8-AIA实施后IPR程序立案和审判结果情况


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图9-AIA实施后CBM程序立案和审判结果情况


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图10-AIA实施后IPR和CBM程序权利要求立案和审判结果情况


准许和解相对于AIA之前的程序而言也给请求人和被诉人带来了更多选择,目前的程序中每年也有相当数量的案件选择和解。


美国专利无效制度改革进展

图11-AIA实施后IPR、CBM和PGR程序中和解情况


行政程序与司法程序形成良性联动


首先,PTAB的行政确权诉讼与美国联邦地区法院侵权诉讼程序之间形成较好互动。在法院被诉侵权往往是引发使用IPR和CBM等程序挑战专利权有效性的重要原因之一,因此一旦被诉侵权人以提起行政确权程序为由,请求法院停止侵权诉讼程序,法院是否待专利有效性的结果出炉后再继续进行侵权判断,成为关乎制度运行成效的焦点和重点。


事实上,AIA实施之后,美国联邦地区法院对PTAB的行政确权程序显示出充分的尊重。例如,从新IPR程序正式上路的第一件争议案件开始,佳明(Garmin)公司在法院被诉专利侵权后立即向PTAB提起IPR诉讼,挑战指控其侵权的6778074号专利,并主张该专利20项权利要求全部无效。在该案中,法院虽然未裁定停止诉讼程序进行,但是却以延缓诉讼程序的方式,等待PTAB就专利有效性的结果出炉。此案之后,有越来越多的专利侵权案件被告以提起行政确权程序为由,请求法院停止诉讼程序。通常而言,美国法院对于停止诉讼采取保守的态度【11】,在一般诉讼案件中停止诉讼的门槛很高,但是在专利争议案件中,法院却出乎意料地愿意停止诉讼程序。据统计,在专利争议案件中法院核准被告停止诉讼程序申请的比例高达73.4%,其中,对以进入CBM程序为由请求停止诉讼的获准率高达90.48%,IPR程序达69.9%【12】


另一方面,PTAB的诉讼程序与更高级法院的上诉程序形成了较好的联动。AIA中明确规定,请求人或专利权人如果对于EPR、IPR、PGR、CBM等审无效程序中PTAB作出的书面决定不服,只能上诉至美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,以下简称CAFC【13】)。CAFC是美国专利相关诉讼的专属上诉法院,其决定只可以被最高法院的决定或成文法的相关改变所推翻。实践中,美国最高法院依据自由裁量决定提审CAFC决定的数量非常少,因此大多数情况下CAFC的决定具有终局性。


CAFC对于PTAB已经确定的事实问题不再重新审理,在确认PTAB决定的事实问题有充足证据依据支持的前提下,仅针对法律问题进行再次审理与判定【14】。截至2017年1月,CAFC共收到155件针对PTAB的IPR和CBM程序的上诉,其中有120件(占78%)全部支持了PTAB的决定,14件(占9%)部分支持了PTAB的决定,13件(占8%)全部否定了PTAB的决定,另有8件因非管辖权(例如针对PTAB的不予立案决定提出的上诉)等问题CAFC未予审理【15】


美国专利无效制度改革进展

图12-CAFC对PTAB相关上诉案件的处理情况


AIA实施后,向PTAB提起IPR和CBM诉讼的数量快速增长,在相应的立案和审理周期之后,2014年开始,CAFC受理的针对专利行政决定的上诉数量也进入快速增长期,并在未来一段时间内仍会继续增长。


美国专利无效制度改革进展

图13-CAFC受理的USPTO相关上诉案件数量【16】


而作为美国最高审判机构的联邦最高法院仅针对涉及制度设计和重要原则的问题进行提审。AIA实施后,最高法院针对PTAB相关诉讼共提审了两个案件:一是2016年初提审了科佐速度科技公司(Cuozzo Speed Technology)就PTAB采用的权利要求解释标准是否恰当和立案终审权是否合理提起的上诉,最高法院最终在两个关键问题上全部支持了PTAB的做法,一方面肯定了PTAB有权在IPR程序中适用权利要求“最宽合理解释原则(BRI)”,另一方面明确了PTAB对IPR程序是否立案的决定不可上诉,是最终决定权,这并不超过国会赋予PTAB的权力。另一个是2017年1月,最高法院全体法官一致同意对Wi-Fi壹公司(Wi-Fi One)诉博通公司(Broadcom Corporation)的案件进行全席重审,此次主要聚焦的问题PTAB在IPR程序中规定和执行诉讼时效是否合适的问题,该案目前正在征求法庭之友的意见。


可以看到,美国在专利有效性问题上的三个审级职责和作用非常清晰明确。PTAB或联邦地区法院作为初审单元明确事实问题并基于事实做出法律判断,CAFC作为中间审级重点审核法律问题,而最高法院仅就关乎制度运行的少数关键原则问题进行审判。此外,在美国的实践中,行政机关与法院的角度和角色也有不同,行政机关在其管理领域具有专业性,法院的管辖问题则是广而不专,因此,除非行政机关的决定和法条有直接冲突,法院对其决定通常较为“尊重(Deference)”【17】,法院在再审中不会重新假设自己是行政机关,而是仅会判断行政机关的决定是否“合理”,而不是是否“智慧”。


美国专利授权后行政制度体系


当前,美国已经建立了内容较为丰富的专利授权后行政制度体系。


美国专利无效制度改革进展

图14-美国专利授权后行政制度体系


对于专利挑战者而言,可以根据证据类型、法律依据、提告时机等不同情形选择PTAB的EPR、IPR、PGR或CBM等程序挑战专利权有效性。


美国专利无效制度改革进展

图15-美国专利授权后行政制度之挑战专利权有效性


对于专利权人而言,也可以根据不同的情形和目的,通过美国专利商标局(USPTO)的再颁(Reissue)、专利订正(Certificate of Correction)、声明(Disclaimer)、补充审查(Supplemental Examination)、单方再审(EPR)等程序修改和完善权利要求,提高专利权稳定性。


再颁程序允许专利权人在不超出原申请范围的前提下对专利中的各种错误进行修改,专利权人可以通过再颁程序拓宽或缩窄权利要求、改正说明书和附图错误、修改发明人关系等,审查通过后授予的再颁专利与原始专利具有等同效力。专利订正程序是对于美国专利商标局的错误或申请人的错误进行更正并核发订正证书的程序,专利权人可以通过这一程序修改专利中的细微错误。声明程序是允许专利权人通过声明放弃权利要求的程序,如果专利权人提出侵权诉讼之前发现授权专利中可能存在被无效的权利要求,可以通过这一程序放弃这部分权利要求,避免不必要的损失。补充审查程序是对于已经授权的专利,专利权人如果发现任何与专利相关的现有技术,可以通过这一审查程序向审查员披露相关信息,并由审查员进行审查,这一程序为在专利申请和审查阶段未能及时披露信息的权利人提供了救济途径。这些行政修改程序的设计各有侧重,为专利权人提供了多样化的选择。


美国专利无效制度改革进展

图16-美国专利授权后行政修改程序体系


改革带来哪些启示?


AIA对于美国专利无效制度的改革具有重要意义。改革后的实践显示,越来越多的专利权有效性争端从司法途径转由行政程序解决,新制度充分显现了“吸引力”,获得了关注,取得了效益。


从美国专利无效制度改革和授权后行政救济体系的建设中,可以看到如下启示:


一是行政程序在解决专利权有效性争端中优势突出。AIA之前,利益相关人在美国更多依赖于司法途径挑战专利权有效性。在改革中,美国通过强化PTAB职能和改进专利行政确权程序引导更多主体通过行政途径解决专利有效性争端。而后的实践中,行政程序充分显现了其在判定专利权有效性中效率高、成本低、专业性强等方面的优势,获得了利益相关人的认可与持续关注。


二是清晰的程序定位促使行政和司法程序融合增效。在当前美国关于专利权有效性的审理中,PTAB(或联邦地区法院)、CAFC和联邦最高法院三个审级逐级“递进”,分别侧重于事实问题、法律问题和根本性规则问题,定位清晰。而在PTAB与联邦地区法院的定位区分也越来越明晰,专利有效性问题被导向行政程序处理,联邦地区法院未来将会更专注于处理专利侵权问题。


美国专利无效制度改革进展

图17-美国专利无效和中国专利无效制度比较


三是精良的制度设计有助于保障资源运用效率。美国在专利无效制度设计中部署了一些限制要素,例如为了防止被诉侵权人拖延侵权诉讼程序在IPR程序中设定了起诉时限,又如为了避免授权初期滥用程序在PGR程序中设置了较为严格的立案标准。这些细节设计有效避免了“制度投机”,确保行政资源在真正需要解决的争端中切实发挥作用。


四是丰富的授权后行政救济体系满足更多实际需求。美国建立了丰富的专利授权后救济体系,对于申请人而言,无论是细微错误,还是因诉讼纠纷需要增加、修改或放弃权利要求,都有多样化的救济渠道可以选择;对于公众而言,也可以根据不同时机、不同理由和不同证据等选择合适的程序挑战专利权有效性。救济体系中每个程序的设计都有较强的针对性,权利人和公众的需求得到了满足,也使行政资源的利用更加聚焦高效。


我国的专利无效程序目前已经基本实现了提交请求后6个月内结案,由专利复审委员会的合议组进行审理,并辅以严格的质量控制,充分彰显了行政程序快速、专业的特点。但是,我国专利确权程序整体上仍然存在后续司法程序长、衔接效率不高等问题,有很大的改革空间。


基于美国制度改革中的上述启示,提出如下建议:


一是优化明确专利确权程序中行政和司法程序的职能和定位。在我国挑战专利权有效性应当向专利复审委员会提交无效请求,而后对复审委员会决定不服的,可以依次向北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高人民法院请求司法审判,除复审委员会以外,各级法院也都是事实问题和法律问题综合审理,程序多、审理内容重复致使制度整体效率不高。建议进一步精简司法程序,为每个审级确定清晰有别的程序定位,发挥各自所长,形成“递进”效应而非简单重复,在上诉阶段优化专利侵权和确权处理的衔接,提高制度效能。


二是丰富和精化专利授权后行政程序设计。当前,我国的专利无效程序既承担着公众挑战专利权有效性的全部职能,也是授权后专利权人修改权利要求的唯一通道。建议增加更有针对性的专利授权后行政修改程序,合理扩大专利无效程序的依职权审查范围,通过精良的制度设计响应多样需求,提高制度运行效率,切实推动专利权稳定性提高,构建健康有序的专利保护环境。


后记


2016年底,笔者在乔治华盛顿大学(GWU)学习期间深感美国专利行政无效程序的热度,PTAB、IPR、PGR成为很多知识产权课程和律师们议论的焦点,成为很多企业和权利人广泛使用的程序。寄希望把这一动向与改革要点更好地分享,我们动笔写下此文。成文过程中得到了GWU在读博士郭家臻、李博文的大力支持,他们为本文成文提供了大量资料,我们在过程中对此问题有着非常深入的探讨,超越了语言和时差的障碍。文章总体成文后,得到了国家知识产权局孟海燕处长、孙远钊教授的深度指点,在此一并表示感谢!


2017年6月12日,本文行将在网络发表之际,美国联邦最高法院批准了Oil States Energy Services(OSES)提交的调卷令申请,同意审议PTAB的IPR程序是否违宪,再次将PTAB及其改革后的复议程序推至风口浪尖。如果最高院的审判结果支持OSES的主张,将势必引起美国专利无效制度的再一次颠覆性改革,如果审判结果支持PTAB的主张,IPR等复议程序的影响力无疑将进一步扩大。对于最终审判结果,我们可以共同拭目以待。



注解:

【1】单方再审和多方再审数据引自美国专利审判及上诉委员会(PTAB)官方网站,http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process,2017-1-30浏览。联邦地区法院一审专利诉讼数据引自“美国专利授权后的复审制度及其启示”,张玉蓉,《知识产权》,2015年第2期,87页。

【2】《AIPLA 2015 Report of the Economic Survey》,美国知识产权律师协会,American Intellectual Property Law Association,2015年6月,I-140页。

【3】 “运用新的复审程序撤销美国专利—有效、使用率高、但也有挑战”,马宗圣,http://www.finnegan.com/zh-CHT/news/newsdetail.aspx?news=3362,2016年9月14日浏览。

【4】 数据引自美国专利审判及上诉委员会(PTAB)官方网站,http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process,2017-1-30浏览。

【5】美国政府的财年计算从前一年的10月1日至当年的9月30日,例如,2016财年是指2015年10月1日至2016年9月31日。2017财年目前仅计算到2016年10月1日至12月31日的请求量。

【6】 数据引自美国专利审判及上诉委员会(PTAB)官方网站,http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process,2017-1-30浏览。

【7】 “美国专利救济制度改革复审救济程序效益显现”,http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm,2016-9-14浏览。

【8】数据引自美国专利审判及上诉委员会(PTAB)官方网站,http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process,2017-1-30浏览。

【9】 数据引自美国专利审判及上诉委员会(PTAB)官方网站,http://uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/stats/process,2017-1-30浏览。

【10】 “美国专利救济制度改革复审救济程序效益显现”,http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm,2016-9-14浏览。

【11】美国法院通常决定是否停止诉讼必须综合考量下列三个要素:证据开示程序(Discovery Procedure)是否已经完成以及审判期日是否已经确定;停止诉讼是否可以简化本案争论与本案审理;停止诉讼是否会对他人不利(unduly prejudice)。

【12】 “美国专利救济制度改革复审救济程序效益显现”,http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm,2016-9-14浏览。

【13】 AIA第7节(c)。

【14】 CAFC会根据PTAB审核案子的记录(record)来判断PTAB决定的事实问题是不是有充足的证据依据支持(whether the factual question determined by the PTAB is supported by substantial evidence in the record),但是CAFC不会重新把证人(比如专家证人)召集到CAFC然后重新审问证人,也不会允许原告或者被告增加新的证据,也不会考虑任何新的证据。

【15】数据来源:“Federal Circuit PTAB Appeal Statistics-January 1,2017”,http://www.aiablog.com/cafc-appeals/federal-circuit-ptab-appeal-statistics-january-1-2017/,2017年2月12日浏览。

【16】此数据中包含针对USPTO(含PTAB在内)的各类行政决定提出的上诉。数据来源:美国法院官方网站,http://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables,2017年2月10日浏览。

(文章原载于《电子知识产权》杂志,由作者授权发布)



来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:宋蓓蓓  潘晓

编辑:IPRdaily 赵珍  /   校对:IPRdaily   纵横君


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