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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Johnny Chen
原标题：从实际案例看收到337调查签发之排除令后的应对策略
美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称ITC）的337调查是各产品制造商最不希望遭遇的事件之一，因为被提起337调查后若被告厂商不幸败诉、ITC很可能会针对被诉产品签发禁止输入美国之排除令，即被诉产品将会失去美国市场的销售机会。然而难道说一但败诉后收到排除令的情况下、被诉产品就只能被挡在美国市场之外吗? 其实不一定，让我们从近期的Diebold v. Hyosung一案来看、如何正确应对337调查之排除令，使得被诉产品能在短时间内立即重回美国市场进行销售。
本案背景
原告Diebold Nixdorf, Inc.、Diebold Self-Service Systems (以下合称「Diebold」)、以及被告Hyosung TNS Inc.、Nautilus Hyosung America Inc.、HS Global, Inc., (以下合称「Hyosung」)都生产和销售自动取款机(ATM)，其中原告Diebold是美国公司、被告Hyosung是韩国公司。2015年10月，Diebold根据包含US6082616在内的6篇美国专利在ITC对于Hyosung提起337调查，最终ITC认定Hyosung的部份型号产品侵犯上述US6082616专利权(以下简称诉争专利)，因此于2017年5月19日签发了有限排除令（Limited Exclusion Order）【1】。
收到排除令后、被告的应对策略
在美国身经百战的Hyosung【2】于收到ITC签发的排除令后，立刻制定了一套短期和长期的应对方案：短期而言，Hyosung立刻根据更改设计后的新版本产品向美国海关及边境保护局(U.S. Customs and Border Protection, USCBP)提起行政裁决(administrative ruling)，期望更改后的新设计能避开诉争专利范围、暂时让产品仍然能够进美国销售；长期而言，Hyosung 将ITC的排除决定上诉至美国联邦上诉法院(CAFC)，期望能够撤销或反转ITC的侵权决定、甚至希望能透过上诉法院直接将专利无效。以下为本案上述经过的详细说明。
短期方案：解决产品不能进入美国市场的燃眉之急
对于商业公司最为重要的不外乎产品销售，因此收到排除令后最为着急的一件事就是如何让产品能重回美国市场。本案中Hyosung于排除令签发后的第7天就立刻向美国海关及边境保护局提起行政裁决，主张更改设计后的新版本产品已不再具备诉争专利特征、不落入其专利范围，因此应可进入美国销售而不受此排除令限制，Diebold随后对此裁决申请提出异议。在随后的双方攻防过程中，Hyosung甚至提供了更改设计后的产品实物，使得专利特征与产品的比对结果能更令人信服。最终，美国海关及边境保护局认定重新设计过后的产品已不再具备诉争专利的必要特征「服务开口(service opening)」，因此裁定不落入诉争专利范围，故不受排除令限制而允许进入美国销售。这结果对于被告Hyosung来说是个非常大的好消息、成功以很短的时间(以本案来说，从行政裁决的提起至下发结果仅不到两个月)就解决了眼下对于公司经营影响最大的美国市场销售禁令。另外，从本案中也能看出，产品被诉侵权后，被告厂商最好尽快启动更改设计、排除诉争专利的必要特征，而非等到判决结果出来后才开始更改产品设计，这样才能在排除令等最糟结果出现后的第一时间立刻根据新设计对美国海关及边境保护局提起行政裁决，最小化排除令对产品销售产生的影响；另外，提起行政裁决后，最好能提交更改设计后的产品实物，如此更能增加美国海关及边境保护局认同的机会。
长期方案：尝试反转侵权决定，甚至争取将诉争专利无效
虽然更改产品设计以排除诉争专利特征是一种应对排除令的方式，但是这些被放弃或更改的原设计、很多是具有功能性价值的，因此放弃原设计的同时很可能也降低了产品对于用户的吸引力，故长期来说对于被告最好的结果是保留原设计的情况下却不被排除令给阻挡在外。要保留原设计而不侵权、就需要将ITC签发的排除决定上诉至CAFC，常见的上诉挑战的方式有：(1)上诉主张专利无效、(2)上诉主张产品未落入专利范围、或是(3)上诉主张原告不具备起诉资格等。本案中Hyosung于上诉阶段同时使用了以上三种挑战方式，分述如下：
(1) 主张诉争专利无效：Hyosung主张透过现有技术文献的组合，诉争专利不具备创造性，另外Hyosung还主张ITC认为「不存在现有技术组合的启示」观点也是错误的。然而此无效主张最终并未被CAFC采纳，最终仍认定诉争专利有效。
(2) 主张产品未落入专利范围：Hyosung主张ITC错误的解释了权利要求特征「service opening」，并且主张被排除的产品并未落入诉争权利要求中。由于诉争专利于上诉期间已经专利期间届满失效，因此CAFC并未就此主张进行判决，而是直接认定由于专利期间届满的缘故，故撤销ITC签发之排除令。
(3) 主张原告不具备起诉资格：Hyosung主张Diebold不符合启动337调查的「国内实业」(domestic industry) 原则。更详细的说，Hyosung主张Diebold使用的美国国内投资证据(Diebold使用其于2005年至2010年用于研究和开发的投资作为证据)、距离本案起诉已经超过五年、且与目前的投资并无实质意义上的关联，故不符合国内实业原则中的经济部份(economic prong)要求。然而CAFC于判决中写到，并无法规要求国内实业原则的判断不得使用五年以上的投资作为证据、且先前的投资有关联到目前进行中的服务或产品组装花费，故符合国内实业原则中的经济部份要求【3】。
结论
从本案可了解到，实务上遭遇337调查所签发排除令的应对方式还是不少的，只要被告从短期方案的产品回避设计并对美国海关及边境保护局提起行政裁决、至长期方案的对CAFC提起上诉挑战，正确应对后还是有大概率避免产品被排除令挡在美国市场之外的。其中还是必须再次提醒，被提起337调查后、被诉厂商最好尽早启动被诉侵权产品的回避设计，如此一来才能在不幸败诉时能立即提起行政裁决，由于美国海关的行政裁决一般非常快速(以本案来说不到两个月)，因此变更设计后的被诉产品仍有机会很快重回美国市场的怀抱。
注：
【1】关于337调查所签发的排除令介绍，欢迎参考笔者先前的文章：《337调查之「普遍排除令」简介及2018年度典型案例探讨》https://blog.csdn.net/weixin_41245949/article/details/87437208
【2】根据笔者查询，自从2001年起至今，本案被告Hyosung至少已经历31起包含美国地方法院/ITC/专利审理暨诉愿委员会(PTAB)/CAFC在内各式知识产权相关诉讼。
【3】关于337调查之「国内实业原则」介绍，欢迎参考笔者先前的文章：《美国337调查中的国内实业原则》https://blog.csdn.net/weixin_41245949/article/details/86933966
【4】作者博客链接https://blog.csdn.net/weixin_41245949
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作者：Johnny Chen
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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