在专利审查“提质增效”的背景下，专利代理师应该何去何从？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：徐苏明 付倩 专利代理师

原标题：在专利审查“提质增效”的背景下，专利代理师应该何去何从？

2019年已经过半，各机构上半年及第二季度的各项统计数据相继出炉。作为工作在专利代理事业前线的专利代理师，笔者也会定期对自己的代理业务数据进行统计汇总。不知各位专利代理师是否与笔者有同感，第二季度的发明专利授权好像变得有点“难”了。

国家知识产权局于近日公布了2019年上半年国内发明专利相关数据。笔者认为，通过比对第一季度与第二季度的对应数据，可以获得一些与审查相关的信息。例如，第一季度的授权数为127399件，第二季度的授权数为110838件，在当前授权率计算方式（同一时段内授权数/受理数）说服力有限，且审查效率较为平稳的情况下，仅单纯比较授权数，应该也可反映出相应趋势。尤其是，2019年第二季度的授权数相对第一季度的授权数下降了16561件，下降率接近13%。笔者认为，这从侧面说明了目前发明专利授权正趋于收紧。

回顾上半年的专利大事件，2019年3月7日，国家知识产权局召开了提升专利审查质量和审查效率专项工作动员部署会，并制定了《提升发明专利审查质量和审查效率专项实施方案》。2019年3月21日，中华全国专利代理人协会发出《专利代理提质增效倡议书》。

无独有偶，笔者处理的部分审查意见答复，特别是对于3月左右发文的且根据过往经验具有较乐观授权前景的审查意见的答复，在6、7月左右相继收到后续审查意见，甚至驳回决定。让笔者后知后觉地对本次专利审查“提质增效”有了较为深刻的认识。

笔者遇到的上述情况包括在先审查意见仅指出形式问题（A26.4），而在后审查意见则指出创造性问题（A22.3），以及在先审查意见答复论据非常充分且对权要进行了相应修改，后续驳回决定却并未明确指出上述论据的问题等。对于上述几个案例，细节暂且不表，笔者认为审查员的操作是值得商榷的，姑且不论审查过程是否符合程序节约原则，亦或是听证原则，但这种情况在以往确实是较为少见的，或者说如此集中地出现是不太常见的。但也必须承认，这只是笔者基于个人经验的主观判断，严格讲，审查员的操作应该还是合规的，毕竟后续还有救济程序。

如果说上述案例还属于专利审查“提质增效”的实施范畴，笔者是予以支持并接受的，但笔者遇到的另一个案例则可能争议会更大一些。

审查员于2018年2月23发文的一通中指出基于对比文件1，该案全部权利要求均存在创造性问题（A22.3）。

经答复后，审查员于2018年8月23发文的二通中继续指出该案全部权利要求均存在创造性问题（A22.3）。

经对权利要求进行合并式修改与补充论据后，审查员于2019年3月7发文的三通中指出该案权利要求1与同日申请的已授权实用新型专利，即对比文件2存在重复授权的问题（A9.1）。

随后，审查员又于2019年6月27发出四通，并引用对比文件3和对比文件4，指出当前的全部权利要求依然存在创造性问题（A22.3）。

由于该案为一案双申类案件，且技术方案是存在一定创新性的，在收到三通后，经与申请人协商，申请人同意放弃在先获得的实用新型专利权。在这样的情况下，答复文件提交三个多月后，竟然又收到了重新评价创造性的新的审查意见。暂且不论本案最终是否能够获得授权，笔者认为审查员如此操作是存在一定瑕疵的。

由于申请人在三通答复中声明放弃在先获得的实用新型专利权是依据专利法第九条和专利法实施细则第四十一条执行的，那就不妨仔细研读一下相关法律法规条文。

专利法第九条：

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

专利法实施细则第四十一条：

两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

笔者标出了其中的“可以”和“应当”，二者的相关含义及用法可以参见笔者撰文的《专利中的可以怎么用？》(点击标题阅读原文)，在此不做赘述。

研读专利法第九条的规定，由于“申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，也就是说，此时可以授予发明专利权，也可以不授予发明专利权。如此看来，审查员发出四通的行为看似并不违反专利法的相关规定。

但是，继续研读专利法实施细则第四十一条的规定，一方面，由于“发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权”，也就是说，没有发现发明专利申请的驳回理由应是通知申请人放弃同日申请并在先授权的实用新型专利权的充要条件，如此则不应“反悔”，再次在四通中指出发明专利申请具有创造性问题这一显著的驳回理由。另一方面，由于“申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定”，也就是说，申请人声明放弃同日申请并在先授权的实用新型专利权应是专利局对发明专利申请予以授权的充要条件，如此更不应“反悔”，使发明专利申请再次进入权利不稳定状态。如此看来，审查员发出四通的行为便有违反专利法实施细则相关规定的可能性。换言之，就是不违法，但违规，但这似有对专利审查“提质增效”的矫枉过正之嫌。

需要说明的是，该案确为个案，上述观点也仅是笔者基于自己对专利法律、法规的认识而提出的。

专利法第一条规定：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法”，这一立法宗旨应是专利界的基本准则。同时，无论出于家国情怀，还是个人职业发展，笔者都是支持专利向高质量、高价值方向发展的。但必须承认的是，这需要包括专利代理机构与专利行政部门的共同努力。

在此，笔者也倡议，各位专利代理师应尽职尽责撰写更多高质量专利，各位专利审查员也有必要更准确合理把握相关审查原则，实现上述《专利代理提质增效倡议书》所言，“共同提升专利代理行业的服务质效，有力支撑知识产权强国建设，为营造更好的行业发展环境和创新环境做出新的更大贡献”。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：徐苏明 付倩 专利代理师

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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