从“PEPPA PIG ”国内抢注说起--“申请在先”原则的重要性

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：雪伦 

原标题：从“PEPPA PIG ”国内抢注说起----“申请在先”原则的重要性

9月22日，小猪佩奇商标及著作权权利人——娱乐壹英国有限公司（Entertainment One UK Limited）家庭和品牌业务品牌保护高级总监奈尔·特瑞娜（Niall Trainor）告诉澎湃新闻记者，小猪佩奇商标在华遭遇恶意抢注，“根据侵权销售的绝对数量，可以毫不夸张地说，仅在中国，我们已经损失了数千万美元。”

此新闻不禁让笔者想起之前“IPHONE第18类商标权“归属于中国公司的事件。 两个事件虽然主角不同， 细节也有差异。但是争论主题依然是权利人认为第三人侵犯本该属于自己的商标权利，而导致自己的经济利益损失。

从相关新闻中，我们得知，2004年动画片《小猪佩奇》诞生，随后在全球100多个地区播出。

另于国家工商行政管理总局商标局网站查询到，早在2011年11月，《小猪佩奇》尚未在中国播出时，就有一家“扬州金霞塑胶有限公司”申请注册21类别名为Peppa Pig的商标，商品和服务范围是电动牙刷；梳；刷；牙签；牙刷等，且于2013年1月注册成功。

此外，一位名叫“蔡×”的申请人接连申请注册“小猪佩奇”、“粉红猪佩奇”“佩奇的家”“珮珮猪”等角色名称和图形（包括原型和近似），涵盖多个类目，多达约140个商标，其中25类别的“小猪佩奇”、3类别的“粉红猪佩奇”、22类别的“佩奇的家”等商标已经注册成功，不过也有部分商标注册状态显示“异议中”。

对此，笔者也不尽感慨。商标作为知识产权的一类， 是最重要的，最有价值的无形资产。 这个当然是基于商标原创人及权利人的不断努力投入，为品牌持续增值。 在让其展示于世人面前的时候，也必然会有被他人抄袭，侵犯的风险。这也就是商标及相关知识产权法律存在的原因。 对于相关品牌权利人除了投入精力在如何创意，挖掘创新外， 还需要对相关法律重视，尽可能了解，并与知识产权专家沟通。 针对不同国家，地区， 尽早制定出完善的商标保护计划。

风靡全球的“小猪佩奇”在全球180多个国家被译成40种不同的语言发行。娱乐壹英国有限公司和艾斯利贝克戴维斯有限公司（Astley Baker Davies Limited），是“Peppa Pig（小猪佩奇）”的权利人和商业开发的全球主导者。

根据笔者的查询搜索了解到，以娱乐壹英国有限公司为申请人，最早的商标申请日期为2007年-2008年， 却仅只有三件商标申请， 类别为25，28类，申请图样一个为PEPPAPIG, 另外一个则为简单的图样。 而商品项目也仅仅为标准的10 个。 甚至其中一件申请了一个商品项目。 而其后七年，才在2015年-2018年陆续加大申请，覆盖类别到第2，3，4，5，  9，16， 18，21， 22，24， 25， 35， 36，41，43等 总申请记录共266件。  另外艾斯利贝克戴维斯有限公司有申请69件， 申请日期为2013年。

以笔者的行业经验，从专业角度来分析，品牌权利人在品牌设计之后， 要立即规划考虑在国内的保护， 同时也不能忽视在其他使用传播国家的规划和保护。 就该国外品牌来说， 虽然是国外品牌， 但如果现在考虑到中国发展传播。 那必然要考虑中国的相关法律规定， 传统文化，风俗习惯。 正如“可口可乐”，“肯德基”，“麦当劳”，“星巴克”等国外品牌，在进入中国市场前，也需要提前准备好相关的本地化品牌名称。 在中国境内必然涉及到启用汉字品牌。因为面对的消费者都是母语为中文的大众。

从以上收集到的资料信息来看，“PEPPA PIG ”的品牌权利人对进入中国市场的品牌保护计划准备不足。 对于在一个大陆法系，以商标申请在先为主的国家，却在提起申请的最关键的初始阶段， 只是象征性地申请了三件商标申请， 而且也并没有考虑到语言文化方面的因素，失去获得“小猪佩奇”商标的最佳时机。

在笔者从业期间，也不乏听到商业经营者提到，“不用那么早申请商标， 等我们打开市场再说， 或者“等我们的产品销售上去再说，也许这个牌子用不了很久”。 时间就这样拖延了下来，直到他们再次来找到笔者的时候， 已经是很气愤地说，“这些人没有经过我允许直接用（申请）我的商标去了，现在我该怎么办呢？” 笔者清楚地记得某次在一位客户的会议室里，客户无比痛心地提起了其国外好几个国家合作商率先申请了其商标，当然是在该客户毫不知情地情况下。单单是前期的沟通谈判咨询费用就已经很昂贵，还不算上后期维权的费用。虽然笔者也是为客户无比惋惜，但事已至此，也只能根据法律的相关规定来尽力帮助权利人，对于结果也是无法预测的。 一般来说， 如果侵权者只是想以此来获取谈判获利的筹码，那么还尚有挽回商标权利的希望。 但如果侵权者是希望籍此手段占有商标权利，自行运营并获取商业利益，那意味原权利人将永久失去在该国或地区的商标权利及其他相关利益。 对于此类教训，不少国内企业在海外拓展时也是经历过的。

有时，笔者不禁感叹，“即便是孩子的出生都需要一个出生证明，说明其父母血亲的关系归属。 对于用于商业运营的无形资产—商标，难道不更应该拥有一个所属证明吗？”

在此， 笔者必须要重申商标保护中一个非常重要的术语----申请在先原则（ Prior Application Rule ）。提请权利人的重视！

根据《中华人民共和国商标法》第二十九条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标; 同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

此外， 申请在先原则的例外情形如下：

其一，商品在博览会上展出时，展出者拥有指定商品所有商标的优先注册权。博览会，是指政府、地方公共团体、或政府之外的人经政府指定举办的国内博览会或由上述主体及国际组织在《巴黎公约》成员国内举办的国际博览会，在博览会上展出的商品之商标，应当允许自展出之日起一定时间内，使用该商标的商品展出者可以以该商品为指定商品申请商标注册，即拥有申请商标注册之优先权。该商标注册申请被视为展出日提出的，展出日可定为展品进馆日。使用本条规定的条件：(1)必须以在展览会上展出的商品为指定商品不得为类似的商品。(2)所申请注册的商标必须与商品使用相同，不得为类似商标。(3)欲使在博览会上展出的商品使用的商标取得临时保护的人，必须在商标注册的同时向商标局提出书面请求。而且，自商标注册申请日起一定时间内向商标局提交证明，证明申请注册的商标及用商标和商品为展览会上展销的商标和商品。

其二，商标注册分案申请。商标注册申请的指定商品为两种以上时，可以将其中一部分分为一件或两件能上能下的新的申请，新申请被视为于原申请日提出的，在这种情况下，博览会展出证明和优先权证明的提交期间，从新申请日起算。分案后的商标注册申请人必须与原商标注册申请人为同一人。与原注册申请人就可以分案的部分的申请权签订转让合同的人，不能提出分案申请。在这种情况下，应当于分案申请后进行名义变更。

将商标注册申请分案时，必须于审定或审决确定之前进行。因此，即使在申请公告之后或驳回审定之后，只要审定尚未确定，就可以进行分案。

可以分案的情况有：因填写有误，违反“一件商标一件申请原则”;或指定商品中可能会有关于“不能注册的商标”所规定的商品等。此外，如分案后的申请的指定商品互相类似，必须提出联合商标注册申请。

其三，变更申请。将联合商标注册变更为独立的商标注册申请，或将独立的商标注册申请变更为联合商标注册申请，或将防御商标注册申请变更为普通商标注册，或将普通商标注册申请变更为防御商标注册申请时，变更后的注册申请被视为于变更前的注册申请的申请时提出的。在这些情况下，变更前的注册申请被视为撤回。联合商标注册申请与独立商标注册申请之间的相互矛盾的情况有：提出商标发现该商标与自己的已经注册的或已提出注册申请的其他商标类似;或开始认为有类似关系;后弄清无类似关系;或所联合的注册商标的注册无效或者被撤消等。防御商标注册申请与普通商标注册申请之间的相互变更的情况有：提出防御商标注册申请后需要将该商标作为普通商标使用于指定商品上；或相反，开始提出的是普通商标注册申请，之后不需要使用该商标，为防止因注册不使用而被注销注册，欲使之起防御作用等。

只要是商标注册申请的审定或审决尚未确定，就可以进行申请变更。但是，将普通商标注册申请变更为防御商标注册申请时，在收到申请公告决定的副本后，不得进行变更。

其四，根据《巴黎公约》第四条要求优先权时。根据《巴黎公约》规定，在该公约任何一个成员国提出商标注册申请的人，自申请之日起的六个月内，若向其他成员国申请商标注册且要求优先权时，将优先于别人在该申请日后提出的申请，取得申请在先的地位。要求优先权应按如下程序：根据《巴黎公约》第四条第四款第一项规定，申请商标注册要求优先权时，必须于商标注册申请的同时向商标局提交书面申请，需要写明要求优先权，要求承认该申请为最初申请或为该公约同条第三款第四项所指的最初申请并写明该公约第一款第二项规定的最初申请的成员国的国民及申请年月日。而且，在提出商标注册申请之日后一定时间内，必须向商标局提交最初想申请的成员国出具的且经该国认证的书面证明，证明该申请为最初申请或该公约第四条第三款第四项所指的最初申请的申请文件的副本，写明最初申请的年月日，商标图样的指定商品;也可以是具有同样内容的商标公报或其他形式的证明书等。

其五，对申请书或商标图样的补正构成“申请内容的实质性变更”时于收到申请公告决定副本之前对写有指定商品的申请书或商标图样进行补正。于商标注册后被认为构成“申请内容的实质性变更”时，该商标注册申请被视为于提交手续补正书时提出的。此外，在收到申请公告决定副本前进行的补正构成“申请内容的实质性变更”时，商标局要作出补正驳回决定，但如在收到补正驳回决定副本后一定时间内，就补正后的申请提出新的申请，该申请被视为于提交手续补正书时提出的。因此，在收到申请公告决定副本之前进行的补正构成“申请内容的实质性变更”时，不管原实际申请是哪一天，其申请均被视为于提交手续补正书时提出的，申请日提前或推迟依此而定。所以，这也是“申请在先原则”的例外。

总之， 做重要的事宜早不宜迟，正如一位行业专家所说：“一旦商标被抢注，要想证明别人抢注商标，一方面要证明在抢注人申请日之前，对应的产品在国内已经具有一定的知名度或影响力；还需要证明对方的恶意性，即对方有抢注、囤积国内外知名商标的事实。” 一般来说，行业内对于抢注的应对策略，一般会根据抢注商标的法律状态来进行，如果该商标初审通过并公告，在之后3个月的公告期间提出异议申请，然后等待商标局出具决定。但如果抢注人已经注册成功，则品牌方需要提出无效宣告，其审理时间长达一年半到两年。

由此可见，与其后期与侵权者去争斗理论，耗时耗力，何不尽早去做个商标申请，取得法律效力之证明， 防患于未然。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：雪伦 

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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