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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：邓潮彬 广州科粤专利商标代理有限公司专利代理人
原标题：浅析实用新型“公开不充分”的答复思路
专利制度的核心思想是“以公开换取独占”，然而这“公开”的程度在专利代理实务中并没有统一的标准。在本文中，笔者结合日常专利代理工作的一些经验心得，提出了“公开不充分”的三个判断基本点，以抛砖引玉、为同行及申请人对“公开不充分”这一类审查意见提供答复参考思路，同时，通过这三个判断基本点也可以反推自检所撰写的说明书是否达到“公开充分”的要求，以提高专利申请文本的撰写质量。
一、引言
自国家知识产权局制定并实施《专利质量提升工程实施方案》以来，国家知识知识产权局实用新型审查部对于实用新型的审查越来越来严格，业内流传的实用新型100%授权已成为过去。
由于我国针对实用新型仅仅是进行初步审查，不进行实质性审查，因此，针对实用新型，审查员大多会以专利法第二十二条第二款（新颖性）或者是第二十六条第三款（公开不充分）为由下发审查意见，由于新颖性的评判标准相对来说比较客观，一般来说不会存在太大的争议。
但是，笔者从日常的专利代理工作中发现，实用新型以“公开不充分”作为驳回理由的审查意见下发个数日益增多，“公开不充分”几乎已成为实用新型驳回理由的“杀手锏”。的确，在实际的专利代理工作中，对于“公开不充分”的审查意见，答复往往相对比较困难，对于审查员在审查意见中所指出“公开不充分”的问题，代理人或申请人也往往会有种“莫名其妙、有理说不清”的感觉，从而导致不知如何有理有据地对“公开不充分”进行答复。
笔者认为，在进行“公开不充分”答复思路进行讨论之前，有必要对“公开不充分”条款的适用条件进行探讨。
二、关于专利法第二十六条第三款的适用条件
根据专利法第二十六条第三款的规定，说明书对发明或实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域技术人员能够实现的程度。
按照对第二十六条第三款文义上的理解，评判说明书是否符合专利法第二十六条第三款的规定的，其评判所适用的基本主体应当是“所属技术领域技术人员”，其评判所适用基本的标准则应当是“能够实现”。
根据《专利审查指南》第二部分第二章第2.1节“说明书应当满足的要求”中所指出的“所属技术领域的技术人员”的含义，适用本部分第四章第2.４节的规定（创造性）。也就是说，公开不充分所适用的基本主体和创造性所适用的基本主体都是同一“人”，都是“所属技术领域技术人员”。
具体地，根据《专利审查指南》）第二部分第四章第2.4节的规定“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识……如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应该具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段能力。”
换言之，评判说明书是否符合专利法第二十六条第三款所适用的基本主体是一个知识水平很高的人，并非是一个初生婴儿。
而根据《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节关于“能够实现”的规定“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案， 解决其技术问题， 并且产生预期的技术效果。”
也就是说，评判“能够实现”的基本标准是“解决技术问题，产生预期技术效果”，一些并非是发明或实用新型所要解决的技术问题，并不能成为判断是否“公开充分”的理由。
在专利侵权判定中，专利权的保护范围主要以权利要求书所记载的内容为主，对于社会公众来说，在专利权的有效期内，未经专利权人许可，其不能实施权利要求书中记载的技术方案，因此，对于专利权人来说，其权利要求书中记载的内容对社会公众来说是具有高度的排他性，为了平衡社会公众和专利权人两者之间利益的平衡，促进技术的进步与发展，专利法明确规定，专利权的获得是以向社会公开其技术方案为条件，但正如上述所分析，专利权的保护范围主要以权利要求书记载的内容为主，对于一些记载于说明书中、与权利要求所记载的技术方案无关的内容，由于该内容并没有获得对社会公众的排他性，专利权人并没有获得不正当的利益，因此，即便该内容没有充分地公开，在行政授权阶段，也不应以“公开不充分”为由将其驳回，否则的话，将会大大地打击公众申请专利的积极性，也违背了专利法第一条“鼓励发明创造”的立法宗旨。
此外，国家知识产权局于2017年4月26日公布的2016年度专利复审无效十大案例之一的“载体装置”的决定要旨中也指出“专利文件只要记载了相关技术方案，解决了技术问题并获得了预期的技术效果，则满足了能够实现的要求，对于其是否存在或可能存在其他脱离专利说明书所述内容的技术问题，通常不能作为判断涉案专利能否实现的理由”。
同时，最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（公开征求意见稿）的第七条也明确指出“说明书、附图未充分公开特定的技术内容，导致本领域技术人员不能实施权利要求限定的技术方案，或者经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决专利所要解决的技术问题的，人民法院应当认定说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。但是，说明书未充分公开的技术内容与权利要求限定的技术方案无实质性关联的除外。”
综上，基于上述对专利法第二十六条第三款适用条件的理解，笔者认为对于“公开不充分”的认定，需要把握如下三个重要的判断基本点：
（1）公开不充分的判断主体——“本领域技术人员”
（2）公开不充分的判断基础——“权利要求实际要解决的技术问题”
（3）公开不充分的判断标准——“能够实现”
下面笔者结合具体的案例对上述的三个判断基本点的应用进行论述说明。
三、案例分析
该申请涉及一种“恒温实验台”，其所要解决的技术问题是“目前传统的实验台都不具有对试剂进行恒温的功能”，说明书记载了“ 在工作平台的表面向下凹陷设置有用于放置试剂的容器，在容器中设置有温度感应器和制冷制热器，其中，温度感应器主要是用于对容器内的温度进行测量监控的，而制冷制热器则主要用于维持容器内的温度；温度感应器和制冷制热器均与控制器信号连接”，审查员在一通中指出“在该实验台上设置制冷制热器，这是本申请发明的关键点。然而说明书中仅仅给出了该技术构思，缺少各个组件之间的连接关系，在该设置台上，如何布置制冷制热器的位置、电路结构，说明书中并未给出清楚、合理的描述”。因此不符合专利法第二十六条第三款的规定。
针对上述审查意见，笔者有针对性地进行了如下答辩：
首先，本申请主要解决的技术问题是“目前传统的实验台都不具有对试剂进行恒温储藏的功能”，为解决此技术问题，本申请说明书提供的技术方案是“在工作平台的表面向下凹陷设置有用于放置试剂的容器，在容器中设置有温度感应器和制冷制热器，其中，温度感应器主要是用于对容器内的温度进行测量监控的，而制冷制热器则主要用于维持容器内的温度；温度感应器和制冷制热器均与控制器信号连接”，同时根据本申请具体实施方式第三段记载的内容可知，上述带下划线记载的内容即可形成一“恒温容器”（下述以恒温容器代替上述带下划线记载的内容），也就是说，“恒温容器”才是本申请发明的关键点。
因此，“在该实验台上设置制冷制热器，这是本申请发明的关键点”这一说有断章取义的嫌疑，脱离了对整个技术方案的理解。（公开不充分的判断基础——“权利要求实际要解决的技术问题”）
其次，“在容器中设置有温度感应器和制冷制热器……温度感应器和制冷制热器均与控制器信号连接”已清楚地说明了“恒温容器”各个组件之间的连接关系以及电路结构，也清楚地说明了制冷制热器的位置设置，因此“然而说明书中仅仅给出了该技术构思，缺少各个组件之间的连接关系，在该设置台上，如何布置制冷制热器的位置、电路结构”这一说法也是无法成立的。（还可以进一步地以“公开不充分的判断主体——“本领域技术人员””进行详细的论述，在此笔者不再展开）
再次，至于“制冷制热器”的具体构造以及组成是否需要在本申请的说明书进行详细的说明，应当基于对本申请整个技术方案的理解以及本领域技术人员在本申请申请日之前所通晓的知识水平来进行评判。
由上述分析可知“制冷制热器”并非是本发明的关键点，其仅仅是“恒温容器”的一个组件，由本申请具体实施方式第三段记载的内容可知，“制冷制热器”在本申请的作用是：当容器的温度低于设定的温度，则对容器进行加热，当容器的温度高于设定的温度，则对容器进行降温，以使得容器保持恒温。也就是说，只要能够实现对容器进行加热、冷却的装置都可以成为“制冷制热器”。（公开不充分的判断标准——“能够实现”）
因此，对于本领域技术人员来说“制冷制热器”是清楚的，根据本申请说明书的描述，本领域技术人员很容易想到“制冷制热器”的具体结构方式，比如在容器中间隔环绕设置有加热管和冷却管，再比如在容器的外壁上设置有导热加热层和降温层，等等。
最后，为了更进一步地证明在本申请申请日之前，本领域技术人员对“制冷制热器”的具体构造以及组成是知晓的，笔者还提供2篇在本申请申请日之前已公开授权、与“制冷制热器”相关的专利文献进行论述说明。（公开不充分的判断主体——“本领域技术人员”）
经过上述有理有据的论述，审查员认同了笔者的答复意见，不久就下发了授权通知书。
四、结语
专利制度的核心思想是“以公开换取独占”，然而这“公开”的程度在专利代理实务中并没有统一的标准。在本文中，笔者结合日常专利代理工作的一些经验心得，提出了“公开不充分”的三个判断基本点，以抛砖引玉、为同行及申请人对“公开不充分”这一类审查意见提供答复参考思路，同时，通过这三个判断基本点也可以反推自检所撰写的说明书是否达到“公开充分”的要求，以提高专利申请文本的撰写质量。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：邓潮彬 广州科粤专利商标代理有限公司专利代理人
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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