「美国专利制度与技法」解析

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原标题：【原创】技术走进美国——美国专利制度与技法解析

美国的专利申请受理单位是美国专利商标局（USPTO）。与中国、日本及欧盟的专利制度不同，美国的专利体系与其他主流专利体系相去甚远。

一、专利类型  

二、美国专利的特点   

1、先发明原则

所谓先发明原则是指同样的发明创造的专利权授予最先作出发明的人。它与先申请原则截然不同，后者规定同样的发明创造的专利权授予最先提出申请的人（自然人或法人）。当今世界上只有美国和菲律宾采用先发明原则，而其他专利局均采用先申请原则。

2、专利类型

中国专利的类型包括发明、实用新型和外观设计三种，而美国专利的类型包括实用专利（Utility Patent）、植物专利（Patent for Plant）和外观设计（Patent for Design）。

1）Utility Patent又称实用专利，但Utility Patent并不是中国的实用新型，在美国法典中是这样定义的:any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof(35 U.S.C. §101)，即类似于中国的发明专利。

3、可获得专利保护的主题类型的范围

美国专利法第101条规定：凡发明或发现任何新颖而适用的方法、机器、产品、物质组合物或其任何新颖而适用的改进者，可以按照本编规定的条件和要求取得专利权。

其中，

所谓“方法”是指方法、技艺或制法,也包括对已知的方法、机器、制造品、物质组合物或材料的新的利用；

所谓“机器”是指零件或成分构成的工具,并可以产生一定的效果；

所谓“产品”是指一切人工或机器加工材料而形成的物品；

所谓“物质组合物”是指两种或更多种物品采用化学方法或机械方法合成的物品,如气体、液体、粉末、固体等。

从以上定义可见，Utility Patent更类似于中国的发明专利，而中国的实用新型专利在美国也可以申请Utility Patent,但是如果创新性非常低的话，则很难被授权。 

2）植物专利：1952年颁布的35U,S,C,161规定了植物专利(PlantPatent)，又称植物发明专利。

Patent for Plant的判断标准：任何人发明或发现和利用无性繁殖培植出任何独特而新颖的植物品种，包括培植出的变形芽、变体、杂交以及新发现的种子苗(但不包括由块茎繁殖的植物,或在非栽培状态下发现的植物)，可以按照本编所规定的条件和要求取得对该植物的专利权。1952年专利法不仅规定了植物新品种的新颖性、显著的特征、非显而易见和无性繁殖等特点,也不排除对种子、植物、植物组织培养物等主题给予专利保护。

3）外观设计专利：35U,S,C,171定义了外观设计专利标准：任何人发明制造品的新颖、独创和装饰性的外观设计,均可按照本编规定的条件和要求取得对于该项外观设计的专利权。

可见，美国外观设计专利强调制造品外观的装饰性(美感)、新颖性(原创性)和非显而易见性，但没有规定实用性。

4）此外，包括中国专利局在内的绝大多数专利局都不保护软件、商业方法、互联网方法和疾病的诊断和治疗方法，唯独美国专利保护类型中包括这些方法。

4、实质审查

与中国不同，美国的正式专利申请，无论是Utility专利、植物专利、还是外观设计都要受到实质审查，即美国实行全部审查制。其中Utility专利的审查时间一般为2～3年，外观设计的审查时间一般为一年半左右。

5、临时申请

USPTO于上世纪末推出临时申请（Provisional Application），对这种临时申请不进行审查，但在一年内必须转成正式申请，或者以此临时申请为优先权提出新的正式申请。由于不对临时申请进行审查，所以临时申请的要求比较低，发明人可以在发明没有完善的情况下提出临时申请，在一年内完成了发明后再提出正式申请。如果申请人提出临时申请一年后没有再提出正式申请，则该临时申请视为放弃。这样实际上也给申请人提供了选择申请是否要求审查的机会。

6、关于国内专利申请时间超12个月进美国的情况

一般情况下如果没有超过14个月，还可以通过petition恢复请求进入美国，如果2个月Petition期限也过了，那么看下优先权的最早公开日期，如果公开日还在12个月内，还可以提交进入美国阶段申请，但是将丧失优先权，万幸的是优先权不会被当作前案（Prior Art）。

7、保护期限

美国Utility专利的保护期限是自申请日起20年，美国外观设计专利的保护期限是自核准日起14年。

8、申请人

美国的专利制度规定专利申请人必须为发明人，因此，如果是公司申请专利，在申请的同时就必须办理转让，即签署转让合同。

三、申请文件撰写的不同   

1、关于技术部分

不论美国专利还是中国专利的说明书，都是以所属技术领域作为开头的。撰写美国专利时，技术领域部分切忌描述发明内容本身，只要提到发明所属的技术领域范围即可。这一点实际上与中国专利的要求是一致的。

2、关于背景技术部分

撰写美国专利时，背景技术的内容越简洁越好，提到一些基本概念即可，不必进行详细说明。这一点与中国业界的习惯不同，审查员一般倾向于要求背景技术有详细说明。

3、关于发明内容部分

美国专利要求简明地直接叙述发明的技术内容，勿须按照发明目的、技术方案、积极效果这样的模式进行叙述。而中国专利则要求按照要解决的技术问题、解决技术问题的方案、技术方案的积极效果这样的顺序进行说明。

4、关于具体实施例部分

撰写美国专利时，要尽可能提供多个实施例，并且，在撰写实施例时勿须引用发明主题。另外，在这部分内容的描述中，为了避免对专利的保护范围造成限制，不要使用“本发明（the invention）”这样的文字，最好是使用“本实施例（the embodiment）”来替代之。

5、关于权利要求书的撰写

权利要求书是专利性文件的重要部分之一，撰写美国专利的权利要求书时，应该注意以下几点：

1）权利要求书中不要使用部件在图中标号，因为这样可能会导致权利要求范围的缩小，还会增加审查员的麻烦，因为审查员审查带标号的权利要求书时，必须与说明书和附图对照。

2）权利要求中不要使用其特征在于（characterized in）”这样的文字，因为这样会使人认为前序部分内容属于现有技术，对申请人是不利的。

3）权利要求书应按不同层次撰写，独立权利要求（即独立权项）可以要求较宽的范围，从属权利要求（即从属权项）现逐渐细化到具体方案；美国专利的权利要求可以尽量上位概括，而中国专利中，所有的权利要求应得到说明书的支持，不能使用过于上位的权利要求。

4）一项专利申请可以要求多项独立权利要求，可以有产品权利要求、方法权利要求、方法权利要求、系统权利要求等；发明名称勿须与权利要求的类型严格对应，例如，当发明名称为产品时，权利要求也可以包含方法。

5）权利要求的数量与费用关系较大，独立权利要求不超过3项，权利要求总数不超过20项时为基本费用，若独立权利要求超过3项，或者权利要求总数超过20项，则会产生附加费用。

6）要慎用多项从属权利要求，因为多项从属权利要求会使属权利要求总数的数量迅速上升。如果权利要求1－9项都不是多项引用，而权利要求10引用的是权利要求1－9中的任一项，则此时的权利要求项数将是9＋9=18项；如果权利要求11引用的是权利要求10，则进一步增加为9＋9＋9=27项，所以其增长速度是非常快的。（建议方式，是在收到审查意见之后再考虑是否采用这种多项引用，因为那时可能会删除某些权利要求，可以减少总费用的增加。）

7）权利要求中引出技术特征时，使用“comprising”是最好的选择，要尽可能避免使用“consisting of”。

8）美国对于-多少的范围控制比较松一点，有些大约5%，这种比较模糊的这种表述其实是可以被支持的。

四、专利申请程序（以PCT或巴黎公约途径进入美国的发明专利为例）   

1、申请阶段

需要准备的文件

（1）中译英翻译文本，如在PCT国际阶段对申请文件有修改需要一并提出修改文本，并说明进美国的审查基础；

（2）代理委托书：申请人本人或申请人代表签字（申请人为公司的情况）；

（3）转让合同（申请人为公司的情况）：发明人将该专利的所有权利转给申请人，并需要所有发明人签字；

（4）原始发明人声明：说明发明人本人确实为该专利技术的原始发明人，并需要所有发明人签字。

（5）小实体声明（申请人为公司的情况）：美国专利局会给予小规模实体（Small Entity）（包括：独立发明人、非营利团体、以及少于500人的小型企业）专利费用减半的优惠，因此需要在申请之初由申请人代表根据企业自身情况签署该声明。

申请阶段流程

提交美国专利申请后，即日即可获得电子申请回执，该回执即有专利申请日及专利申请号。

2、审查阶段

审查阶段流程

在取得申请日后的一年半左右将会有审查结果，该审查结果包括：准予专利（Allowance）与驳回专利（Rejection）。

申请人对于美国专利局发出的核驳通知书，通常会有两次答辩的机会，例外的可能会有三到四次。第一次核驳通知书叫 “First OA”， 最后一次为 “Final OA”。

审查阶段救济程序

申请人需要在3个月内对Final OA做出答复，该答复做出后1个月内，审查员会下发“Advisory Action”（AA） 该通知书一般会表明该审查员对本案的一个倾向性意见，申请人可以根据AA的内容决定应对该AA的方式，具体如下：

（1）RCE（Request for Continued Examination， 继续审查请求），最晚在Final OA发文日起6个月（其中三个月后要提交延期费）提交，提出RCE的同时可以针对审查员之前发出的Advisory Action修改权利要求，提交RCE后，还是由原来的审查员对本案进行继续审查；

（2）Appeal，相当于中国专利的复审请求，最晚在Final OA发文日起6个月（其中三个月后要提交延期费）向美国商标专利局下述的专利复审委员会提交，提出该请求的同时不能对申请文件作出修改，提出该请求后会换一个审查员进行审查，之前审查员对本案中的偏见可能会得到纠正；

（3）CA(Continuation application，延续申请)，相当于中国的分案申请，最晚在Final OA发文日起6个月（其中三个月后要提交延期费）提交，只能对母案的权利要求书作出不超范围的修改，说明书不能进行修改；

（4）CIP(Continuation-in-part，部分延续申请), 最晚在Final OA发文日起6个月（其中三个月后要提交延期费）提交，类似于中国要求优先权的后续申请，可以对权利要求书和说明书进行修改。

3、授权阶段

申请人在成功答复审查意见后会收到美国商标专利局下发“NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE”，该通知书表明，该专利已核准授权，并会附上核准授权文本，在取得证书之前申请人仍可对授权文本中的明显性错误进行修改。申请人应该自本通知书下发日起3个月内缴纳办登费用，一般在缴费后的3~4个月会下发专利证书。

五、专利维持阶段及授权后可能遇到的挑战  

专利维持阶段，美国专利与中国专利的不同之处在于：

（1）授权后遇到挑战的应对途径不同，不论是专利权人发现自己专利存在缺陷，还是他人因该专利阻碍其技术市场化而发起对专利权的挑战，在中国可以请求无效程序。而在美国主要有三种程序可以选择：a.专利权人发现专利申请过程中因疏忽导致授权专利难以执行，此时可启动再颁程序(re-issue)；b.挑战方欲以匿名方式提出专利无效，此时可启动单方再审程序；c.类似于中国无效程序，由挑战方和专利权人共同参与的双方再审程序；d具有利害关系的第三方可以自专利授权之日起9个月内提出重审申请。

（2）专利的保护期限不完全相同。中国发明专利的法定保护期是固定的，即申请日起20年。而美国的专利期限是自申请日起20年，而且申请人认为专利局在审查过程中出现了延误的而导致保护期限缩短，经认定后可以调整专利保护期。

（3）缴纳年费期限不同，美国专利的年费缴纳与中国专利的年费缴纳有很大区别，美国发明专利的年费只须缴纳三次，须分别于授权公告日起第三年半、第七年半及第十一年半缴纳，美国外观设计是不需要缴纳年费的；而中国的三种专利都需要缴纳年费，并且每年都要缴纳。

注：本文部分内容参考依据美国专利商标局官方网站 http://www.uspto.gov

来源：企兴知识产权服务平台

作者：孙晓凤 企兴涉外专利解决方案事业部负责人 技术首席代理人

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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