「两个最终判决」让美国专利权人遭遇黑色五月？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：殷慎敏  北京品源知识产权代理有限公司

原标题：美国专利权人遭遇黑色五月

人间五月天，最亮的阳光最美的季节。然而理想丰满现实骨感，今年五月美国最高法院连续出台了两个最终判决，不仅扇了美国联邦巡回法院多个耳光，也让美国专利权人倍感失落，可谓是遭遇黑色五月。

1、一个最高院的判决改变了30年的专利诉讼游戏规则

2017年5月22日，美国最高法院在TC Heartland vs Kraft Food Group Brands的判决中，明确了专利诉讼案管辖地—被告所在地或侵权行为发生地且被告在此有长期固定的营业场所。这一规定限制了专利诉讼案的“择地起诉”（forum shopping）行为。

2014年卡夫食品公司在Delware向 TC Heartland 提起专利侵权诉讼，而TC Heartland 试图将该案转移到公司成立所在地印第安纳州。由于 TC Heartland 的产品在Delware有销售，尽管其98%的产品是在Delware以外的地区销售，TC Heartland 的转案请求没有得到地区法院和联邦巡回法院的支持，最后TC Heartland 上诉到美国最高法院。 最高院以 8：0 的判决推翻了联邦巡回法院在 VE 控股公司诉 Johnson 燃气用具公司案(917 F. 2d 1574 (1990)) 中的意见，即在任何对被告有属人管辖权的法院提起专利侵权诉讼都是适当的，从而终结了长达三十年的专利案管辖地法。

美国最高院的这一判决，让几家欢喜几家愁。专利权人的生存环境受到打压，无疑是输家之一。

依据旧法律，被告可以在任何发生专利侵权的地区被起诉。德州东区法院因为专利权人赢了88%的专利侵权诉讼案而成为专利权人首选的起诉法院，每年大约有 35%的专利侵权诉讼在该院审判。美国最高院的这个判决，将严重限制专利权人的择地起诉行为，德州东区法院因此将成为最大的输家，可以预见专利诉讼案件量在该院会急剧下降；其他的输家还有佛吉尼亚东区法院和威斯康辛西区法院，这两个法院曾因为处理案件快速而受到专利权人的青睐。

最大的赢家将是Delware地区法院，由于Delware是超过50%的上市公司和60% Fortune 500公司的注册地，该院的专利诉讼案件量在不久的将来会急剧增加；其他的赢家还包括华盛顿西区法院和加州北区法院，预计处理的专利侵权案件量也将会大幅上升。

值得注意的是，该判决对于外国公司没有影响。具体到中国公司，如果在美国有分公司的，则有可能在分公司注册地被专利权人起诉，如果没有分公司的，最高院的判决对中国公司没有任何影响。

2、美国最高院的最新判决进一步强化专利权用尽原则

2017年5月30日，美国最高法院在Impression Products v. Lexmark的判决中，进一步强化专利权用尽原则，明确了专利产品一经合法售出，即用尽了产品的所有专利权；专利权用尽原则适用于美国国内销售和国际销售，不应受到合同限制条款约束。

Lexmark是生产打印机和打印机墨盒的美国公司，在全球范围内销售打印机墨盒，拥有保护墨盒不同组份和相关使用方法的多个美国专利。为了确保利润，Lexmark提供了二种销售方案给消费者。一种是以原价销售打印机墨盒，没有任何售后限制；另一种是以比原价便宜20%优惠价销售墨盒，但是有一次性使用和不得转售的限制。消费者需要在使用完打印机墨盒后将之交由Lexmark回收。同时为了确保回收，Lexmark在每个优惠价销售的墨盒里安置了一个微晶片，若墨盒的碳粉用完，需要换掉该晶片才可以让已重新填充碳粉的墨盒再次使用。

Impression Products公司向外界收购使用过的墨盒，经由第三方公司更换晶片，填充碳粉，再在美国境内销售。Impression收购的墨盒主要有两个来源：Lexmark在美国销售的优惠价墨盒；Lexmark在海外销售的原价和优惠价墨盒，Impression回收这两种墨盒后再进口美国。

Lexmark向美国联邦地区法院起诉Impression的销售行为构成专利侵权。

案件主要的争论焦点：

1. 专利权用尽应不应受到合同限制条款约束？

2.专利权用尽是否只属于国内用尽，而非国际用尽？

针对这两个问题，美国联邦地区法院在第一个问题上支持了被告Impression，认为售后限制条件不应该影响专利权用尽的适用；在第二个问题上则站在了原告Lexmark这一边，认为专利权用尽只属于国内用尽，而非国际用尽。

Lexmark不服地区法院判决，上诉到联邦巡回法院。联邦巡回法院在全院审理的判决中支持了原告Lexmark的诉求。Impression Products公司不服联邦巡回法院的判决，上诉到最高院，最高院在专利权用尽不应受到合同限制条款约束的问题上，最终投票结果是8-0一致通过，在专利权的国际用尽问题上，也是7-1高票通过。    

美国最高院这个判决将会影响到美国公司专利产品的价格和销售方式。对美国公司而言，在海外市场销售专利产品后已失去专利保护，而海外买家将专利产品进口到美国的行为不再构成专利侵权，结果会造成专利产品的廉价出售；专利产品销售后的合同限制条款只能约束合同方，对第三方已无约束力。这也将导致专利产品的低价出售。

3、结束语

综上所述，美国最高院五月份出台的两个判决，对专利权人来说绝非利好消息，在生存空间受到连续打压的情况下，美国的专利数量会有所下降，专利价值也会有所贬低。很多人期待特朗普在这方面有所作为，Make patent great again。那就让我们拭目以待。

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作者： 殷慎敏  北京品源知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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